О РАССМОТРЕНИИ
ВТОРЫМ АРБИТРАЖНЫМ АПЕЛЛЯЦИОННМ СУДОМ
СПОРОВ О ЗАЩИТЕ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Авторы:
Полякова Светлана Георгиевна, судья Второго арбитражного апелляционного суда
Малых Евгений Геннадьевич, начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Второго арбитражного апелляционного суда.

Споры о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации нередко являются предметом рассмотрения Второго арбитражного апелляционного суда. За период 2008 - 2009 годов таких споров было 24 (согласно данным судебной статистики), из них: 15 - дела о защите исключительных прав на произведение литературы, науки и искусства, 1 - о защите прав на полезную модель, 7 - о защите права на средства индивидуализации (фирма, товарный знак, коммерческое обозначение), 1 - о защите права на программу для ЭВМ.

Особенности рассмотрения каждого из упомянутых дел данной категории предопределялись существом спорного материального правоотношения (видом охраняемого объекта).

Так, по делам, связанным с защитой исключительных прав на произведение литературы, науки и искусства, спор между сторонами чаще всего возникал относительно следующих обстоятельств: факт распространения контрафактных экземпляров, установление размера подлежащей взысканию компенсации, наличие у истца (например, лица, осуществляющего коллективное управление авторскими правами и смежными правами) достаточных полномочий на предъявление иска в защиту исключительного права.

По делам о защите прав на объекты промышленной собственности, как правило, спорными являлись вопросы патентоспособности объектов, степени сходства используемых сторонами в коммерческой деятельности обозначений, однородности осуществляемых видов деятельности (товаров, услуг) и т.п.

1. Если факт распространения ответчиком контрафактных экземпляров произведения преюдициально установлен (части 2 - 4 статьи 69 АПК РФ), то при рассмотрении дела о последствиях нарушения исключительного права правообладателя ответчик данное обстоятельство оспаривать не вправе.

Правообладатель (истец) обратился в суд с иском о взыскании с предпринимателя компенсации за нарушение исключительных авторских и смежных прав, выразившееся в незаконном распространении ответчиком аудиовизуального произведения[1].

Ответчик исковые требования не признал, указав, что истцом не доказан факт распространения предпринимателем контрафактного диска, и данный диск не предъявлен в суд в качестве доказательства по делу.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения арбитражным судом апелляционной инстанции, иск удовлетворен.

Признавая возражения ответчика несостоятельными, суды обеих инстанций исходили из следующего.

Приговором мирового судьи предприниматель (ответчик) был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере.

Как следовало из текста приговора суда, предприниматель осуществлял через магазин реализацию контрафактных носителей (компакт-дисков), включая диски с записью спорного аудиовизуального произведения, исключительные права на которое принадлежат истцу, признанному в рамках уголовного дела потерпевшим.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 14 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 15 от 19.06.2006г. «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при рассмотрении споров, связанных с защитой авторских прав, истец должен доказать факт принадлежности ему авторского (смежного) права, а также факт использования этих прав ответчиком. Ответчик должен доказать выполнение им требований Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» при использовании (распространении) объекта авторских прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Таким образом, факт использования (реализации) ответчиком нелицензионных, контрафактных экземпляров спорного аудиовизуального произведения является преюдициально установленным и не подлежащим доказыванию в рамках настоящего дела.

В другом случае[2] в обоснование предъявленных требований о защите нарушенного ответчиком (предпринимателем) авторского права истец представил материалы дела об административном правонарушении.

Оставляя в силе решение суда об удовлетворении иска, апелляционный суд исходил из следующего.

Постановлением районного суда ответчик был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ (Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав).

Данное постановление по делу об административном правонарушении в силу статьи 69 АПК РФ преюдициальной силы не имеет, но в силу статей 67, 68 АПК РФ является одним из допустимых доказательств наличия виновных действий ответчика, которое не оспорено в установленном законом порядке, и достоверность которого ответчиком не опровергнута.

2. Факт распространения ответчиком контрафактной продукции может быть подтвержден любыми доказательствами, если такие доказательства получены без нарушения закона.

Организация-правообладатель обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с предпринимателя денежной компенсации за нарушение исключительных авторских и смежных прав на основании части 2 статьи 49 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» № 5351-1 от 09.07.1993г.[3]

Ответчик иск не признал, указав, что факт приобретения спорного диска в его магазине считает недоказанным.

Решением арбитражного суда исковые требования удовлетворены. В апелляционной инстанции решение оставлено в силе.

Отклоняя доводы ответчика (заявителя апелляционной жалобы), арбитражный суд апелляционной инстанции указал следующее.

Истец в подтверждение факта распространения контрафактных экземпляров произведений представил следующие доказательства: кассовый чек, товарный чек, диск формата МР3 с записью спорных произведений, а также видеозапись процесса покупки спорного диска в магазине. Кроме того, в судебном заседании суда первой инстанции был допрошен свидетель, присутствовавший при покупке спорного диска в магазине ответчика.

Ответчик считал упомянутые видеозапись и показания свидетеля недопустимыми доказательствами.

Однако суды обеих инстанций исходили из того, что действия истца по видеосъемке процесса приобретения спорного диска в магазине ответчика не противоречат закону (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации), направлены на защиту прав истца и сбор доказательств в обоснование иска к ответчику, осуществлявшему, по мнению истца, распространение контрафактной продукции.

Процессуальный закон (часть 3 статьи 64, статья 68 АПК РФ) связывает недопустимость доказательств с нарушением закона при их получении либо с наличием в федеральном законе императивной нормы о возможности подтверждения какого-либо обстоятельства определенным доказательством.

В данном случае предусмотренных законом оснований для признания упомянутых выше доказательств недопустимыми не имелось, в связи с чем все представленные истцом доказательства подлежали оценке по существу по правилам статьи 71 АПК РФ.

3. Выдача правообладателю патента является достаточным доказательством патентоспособности полезной модели.

Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью об обязании ответчика прекратить нарушения патентов (незаконное изготовление и продажу ткани)[4].

Решением арбитражного суда в удовлетворении исковых требований отказано ввиду недоказанности истцом нарушения ответчиком патентных прав истца. Судом первой инстанции установлено, что выпускаемая ответчиком ткань не идентична ткани, на которую выдан патент истцу. Несмотря на то, что ткани, производимые на основании патентов сторон на полезные модели, содержат ряд одинаковых характеристик, они различны.

Апелляционный суд, рассмотрев дело по апелляционной жалобе истца, установил, что истец имеет патент на полезную модель «Тканая основа для производства столовой клеенки и искусственной кожи» с приоритетом с 22.01.2004 (дата подачи заявки) с формулой полезной модели, приведенной в патенте, а также патент на полезную модель «Тканая основа для полимерного покрытия» с приоритетом с 14.12.2004 с формулой полезной модели, приведенной в патенте.

В ходе производства в арбитражном суде по настоящему делу ответчик направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявку на полезную модель «Основа тканная для полимерных покрытий», по результатам рассмотрения которой ответчику был выдан патент на полезную модель.

Истец направил в Федеральное государственное учреждение «Палата по патентным спорам» возражения против выдачи указанного патента на полезную модель, указав, что полезная модель, на которую выдан патент ответчику, не соответствует условию новизны, совокупность ее существенных признаков известна из уровня техники, на аналогичную по существенным признакам полезную модель получены патенты истцом.

Указанные возражения индивидуального предпринимателя были рассмотрены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и патентным знакам. Уполномоченным органом принято решение об отказе в удовлетворении возражений и оставлении патента ответчика в силе.

В соответствии с частью 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Патентным законом Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 5 Патентного закона Российской Федерации установлено, что полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Таким образом, наличие у ответчика патента на полезную модель «Основа тканная для полимерных покрытий» свидетельствует о наличии существенных отличий от иных полезных моделей, поскольку выдача патента подтверждает новизну полезной модели. При наличии у ответчика патента на выпускаемую им ткань не требуется представление иных доказательств об отсутствии сходства выпускаемой ответчиком ткани и ткани, на которые получены патенты истцом.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о нарушении ответчиком патентных прав истца до получения собственного патента отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку получение патента на полезную модель в будущем свидетельствует также о новизне признаков полезной модели и до получения патента на неё.

4. Если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

Общество (г.Санкт-Петербург) обратилось с иском в арбитражный суд к охранному агентству с требованиями об обязании ответчика (г.Киров) прекратить нарушение исключительных прав истца на товарный знак со словесным обозначением «АРГУС»[5].

Решением суда, оставленным без изменения арбитражным судом апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) истец является владельцем товарного знака, в состав которого входит словесный элемент «АРГУС» (приоритет данного товарного знака установлен с 30.11.2001г. для товаров и услуг классов 9, 35, 42 МКТУ, в том числе охранные услуги, детективные агентства).

Указанный словесный элемент входит в состав наименования истца, зарегистрированного в качестве юридического лица в 1994 году.

Ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица в 1991 году и также имеет в составе своего наименования словесное обозначение «АРГУС».

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или упаковке.

Согласно пункту 2 статьи 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

В силу статей 8 и 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883г., участником которой Российская Федерация является с 01.07.1995г., фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака, при этом подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно представленным в материалы дела документам, ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 21.02.1991г., и, следовательно, с этой даты приобрел исключительное право в отношении своего фирменного наименования с включением словесного элемента «АРГУС», что предоставляет ему право использования фирменного наименования (либо его части) при оказании осуществляемых им услуг.

Истец, также имеющий в своем наименовании словесный элемент «Аргус», зарегистрирован в качестве юридического лица в 1994 году. Право на товарный знак с включением в него словесного обозначения «АРГУС» приобрел согласно свидетельству на товарный знак с установлением приоритета с 30.11.2001г.

Таким образом, установлено, что ответчик приобрел права в отношении своего фирменного наименования раньше приобретения истцом прав в отношении товарного знака, включающего спорное словесное обозначение, в связи с чем в действиях ответчика отсутствует факт нарушения охраняемых законом исключительных прав истца.

5. Прекращение использования истцом коммерческого обозначения само по себе не свидетельствует о правомерности использования ответчиком данного коммерческого обозначения, тождественного фирменному наименованию истца, так как использование такого коммерческого обозначения нарушает исключительное право истца на фирменное наименование[6].

Истец полагая, что ответчик незаконно использует фирменное наименование и коммерческое обозначение, исключительные права на которые принадлежат истцу, обратился в арбитражный суд, потребовав запретить ответчику использовать указанные средства индивидуализации.

В удовлетворении требований о прекращении использования коммерческого обозначения арбитражным судом первой инстанции было отказано по тому основанию, что истец более года не использует коммерческое обозначение.

Апелляционный суд решение в данной части отменил и иск удовлетворил, установив следующее.

Основная (индивидуальная) составляющая часть фирменного наименования истца и такая же составляющая часть коммерческого обозначения, используемого ответчиком, являются тождественными. Оба общества созданы для реализации одинаковой деятельности - деятельность туристических агентств. Оба общества зарегистрированы как юридические лица и располагаются в одном населенном пункте.

Однако в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», статьей 1225, пунктом 2 статьи 1475 ГК РФ, статей 8 и 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883г. истец является первоначальным правообладателем спорного фирменного наименования и коммерческого обозначения и имеет преимущество перед ответчиком в использовании фирменного наименования, т.к. истец был зарегистрирован в качестве юридического лица ранее ответчика.

Согласно пунктам 1, 2, 3 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

При этом само по себе прекращение использования обществом (истцом) спорного коммерческого обозначения не может служить основанием для вывода о правомерности использования ответчиком аналогичного коммерческого обозначения, так как его использование нарушает исключительное право истца на принадлежащее ему фирменное наименование.

В данном случае тождественные фирменное наименование истца и коммерческое обозначение, используемое ответчиком, приводят к реальному смешению и введению в заблуждение потребителей, относительно того, какое лицо оказывает услуги. При этом различительные признаки, позволяющие определить принадлежность предприятия конкретному юридическому лицу (истцу либо ответчику), отсутствуют.

С учетом изложенного апелляционный суд пришел к выводу о нарушении действиями ответчика исключительного права истца на принадлежащее ему средство индивидуализации - фирменное наименование.

В другом случае[7] суды отказали в удовлетворении иска, предъявленного в защиту исключительных прав истца на коммерческое обозначение.

Суды установили, что истец был создан 14.12.1992 в результате приватизации государственного предприятия и до 17.07.2008 имел наименование ОАО «Финго».

17 июля 2008 года истец зарегистрировал в ЕГРЮЛ изменения в устав, согласно которым полным наименованием юридического лица является «Открытое акционерное общество «Фильтры индустриальные газоочистные (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)».

Истец указывал в обоснование иска, что является обладателем коммерческого наименования «Семибратовский завод газоочистного оборудования».

Однако ответчик, имеющий наименование ООО «Семибратовский завод газоочистных установок», был зарегистрирован в ЕГРЮЛ 05 марта 2008 года (т.е. ранее изменения наименования истца) и с момента такой регистрации обладает исключительными правами в отношении фирменного наименования (в соответствии с пунктом 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации (введенной в действие с 01.01.2008)).

В силу пункта 1 статьи 1539 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение не подлежит обязательной государственной регистрации и возникает в силу самого факта его использования при условии, что такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и отвечает критерию известности, а именно: употребление указанного обозначения правообладателем для индивидуализации принадлежащего ему предприятия должно быть известным в пределах определенной территории.

Суды сделали вывод, что из представленных в материалы дела документов не представляется возможным установить непрерывное использование истцом коммерческого обозначения «Семибратовский завод газоочистного оборудования». Напротив, отсутствовали доказательства такого использования в период с 2002 до 2008 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Таким образом, истцом не представлены доказательства сохранения исключительного права использования коммерческого обозначения «Семибратовский завод газоочистного оборудования» в качестве средства индивидуализации на дату регистрации ответчика в ЕГРЮЛ.

6. При оценке степени сходства словесных обозначений подлежит учету вся совокупность звуковых, графических и смысловых признаков спорных обозначений.

Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака, запрещении выпускать продукцию под товарным знаком на основании части 2 статьи 46 Закона РФ от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров»[8].

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения арбитражным судом апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды пришли к следующим выводам.

Истцу выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «РЕГИОН», который распространяет своё действие, в частности, в отношении товаров 33 класса - алкогольные напитки. Ответчик производит товар - водку с наименованием, включающем словесное обозначение «Регион».

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 4 Закона РФ от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» (действовавшего на момент рассмотрения спора) нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в частности, на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии с п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05 марта 2003 года № 32 (14.4.2) обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Суды обеих инстанций оценили представленные сторонами доказательства, провели сравнительный анализ представленных обозначений и пришли к выводу об отсутствии сходства обозначений до степени их смешения, т.к. спорные обозначения выполнены в различных цветовых гаммах, содержат разные графические изображения, в своём изображении ответчик не использует имеющиеся в товарном знаке истца круг тёмного цвета с тремя светлыми линиями и каплю в разрыве верхней части буквы «О», стиль написания слова «Регион» в изображениях различен.

Таким образом, наличие в сравниваемых образцах одинакового словесного обозначения «Регион» в силу большого количества различий в остальных элементах товарного знака истца не влечет смешения спорных обозначений.

В другом случае[9] предметом спора являлось требование истца (правообладателя) о защите исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «МИАН», используемого, в том числе, при осуществлении операций с недвижимостью. Наличие права истца в отношении данного товарного знака с 09.07.2004 было подтверждено свидетельством на товарный знак Российского агентства по патентам и товарным знакам.

Ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица 09 апреля 2007 года под фирменным наименованием - общество с ограниченной ответственностью «МиАн» и указывал свое наименование (полностью либо без указания на организационно-правовую форму) в рекламе собственных услуг по операциям с недвижимостью.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, указав, что совпадение элементов обозначения само по себе не является основанием для признания факта нарушения исключительного права. Оценка сходства обозначений должна осуществляться с позиции обычного покупателя, который без особого труда может определить нужный товар (услугу) и не спутать его с аналогичным товаром (услугой) других производителей. По мнению суда первой инстанции, истец не доказал наличие такого сходства, которое создает серьезную опасность смешения двух юридических лиц и вызвать заблуждение потребителей.

Апелляционный суд с выводом суда первой инстанции не согласился, сославшись на то, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32).

В данном случае, осуществляя риэлтерскую деятельность и размещая соответствующую рекламу в печатных изданиях, ответчик указывает свое наименование - ООО «МиАн» (либо агентство недвижимости «МиАн»), что по своему звучанию и написанию сходно со звучанием и написанием зарегистрированного товарного знака истца - «МИАН».

Данное сходство, несмотря на некоторые различия в написании, создает опасность ассоциации услуг ответчика с услугами истца, которые последний оказывает под зарегистрированным товарным знаком.

В соответствии со статьей 10.bis Конвенции от 20.03.1883 по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, как это следует из статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, является незаконным и влечет ответственность установленную настоящим Кодексом.

Товарный знак за истцом был зарегистрирован (20.03.2001), то есть ранее, чем был создан ответчик (09.04.2007). В соответствии со статьёй 54 ГК РФ и статьёй 4 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ответчик, определяя наименование своей организации, должен был учитывать данное обстоятельство (пункт 18 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

7. При оценке однородности товаров и услуг следует исходить из установленных критериев такой однородности (род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации товаров, круг потребителей и другие признаки), а не из отнесения спорных видов товаров (услуг) к одному классу согласно принятой классификации.

Истец (правообладатель) обратился в суд с иском о запрете незаконного использования ответчиком товарного знака[10].

Ответчик, возражая против удовлетворения иска, не оспаривал факт использования спорного товарного знака, однако указывал на неоднородность оказываемых им услуг по розничной торговле и тех услуг, в отношении которых истцу выдано свидетельство на товарный знак.

Суды обеих инстанций доводы ответчика признали несостоятельными в силу следующего.

Истец на основании договора уступки стал правообладателем серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «ТЕХНОПАРК», с приоритетом от 05.03.2004 года в виде словесного обозначения «ТЕХНОПАРК» в отношении 35-го класса МКТУ, включающего в себя следующие услуги: рекламу, менеджмент в сфере бизнеса, административную деятельность в сфере бизнеса, офисную службу, продвижение товаров (для третьих лиц).

Ответчик осуществляет через магазин, на вывеске которого воспроизводится словесное обозначение «ТЕХНОПАРК», деятельность по розничной торговле.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании Международной классификации товаров и услуг в девятой редакции к услугам относится класс 35, а именно: реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба, продвижение товаров (для третьих лиц).

Оценивая доводы ответчика об осуществлении сторонами неоднородных видов деятельности, апелляционный суд учитывал, что к классу 35 МКТУ имеются пояснения Роспатента, где указано, что к классу 35 относятся, в частности сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями. Эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства.

В силу пункта 3.1. приказа Российского Агентства по патентам и товарным знакам от 27 марта 1997 г. N 26 «О методических рекомендациях по отдельным вопросам заявок на регистрацию товарных знаков», пункта 14.4.3. приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункта 3.4. данных рекомендаций от 27 марта 1997 г. степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

При этом согласно статье 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 принятая классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Проведя анализ услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, суды пришли к выводу, что фактически ответчик осуществляет деятельность по продвижению товаров для третьих лиц, т.к. деятельность ответчика не может ограничиваться только заключением сделок по купле-продаже, она должна включать и включала рекламирование продаваемых товаров, их технических и иных характеристик, свойств и качеств, продвижение этих товаров и поддержание к ним устойчивого покупательского спроса.

Таким образом, данные услуги являются однородными.

8. В иске к нескольким ответчикам о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак в солидарном порядке отказано ввиду отсутствия оснований для возникновения на стороне ответчиков солидарной обязанности (ответственности).

Истец (правообладатель) обратился в суд с иском о запрете незаконного использования ответчиками товарного знака и взыскании с них в солидарном порядке компенсации за нарушение права на товарный знак[11].

Данное нарушение выразилось в осуществлении ответчиками деятельности по розничной торговле в магазине под вывеской, содержащей словесное обозначение, включенное в принадлежащий истцу товарный знак.

Суды обеих инстанций установили в действиях ответчиков нарушение исключительного права истца в отношении товарного знака.

Однако в удовлетворении иска о взыскании компенсации было отказано по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя права на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

При этом согласно статье 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.

Между тем заявляя исковые требования о взыскании суммы компенсации солидарно, истец не указал, каким законом или договором предусмотрена возможность солидарной ответственности за допущенное ответчиками нарушение с учетом существа спорных правоотношений между сторонами.

Поскольку до принятия по делу решения истец предмет требований не изменил, размер требований, предъявленных к каждому из ответчиков, не определил, в удовлетворении иска в данной части было отказано.

9. Выдача правообладателю нового свидетельства на товарный знак не влечет прекращения заключенных ранее правообладателем лицензионных договоров[12].

В обоснование иска о прекращении незаконного использования товарных знаков истец указывал, что срок действия лицензионных договоров, по которым ответчику были переданы права на использование товарных знаков, ограничен сроком действия соответствующих свидетельств, выданных правообладателю. При этом истцу, который приобрел исключительные права на товарные знаки у другого лица (предшествующего правообладателя), были выданы новые свидетельства на товарные знаки.

Суды обеих инстанций отклонили доводы истца, указав, что согласно пункту 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

[1] Дело №А28-13348/2008-38, №А82-15498/2008-35, №А82-1708/08-38
[2] Дело №А82-3587/2008-35
[3] По материалам дел №А17-523/2008, А17-524/2008
[4] Дело №А17-3849/2007
[5] По делу №А28-10184/2008-302/13-11
[6] Дело №А29-9261/2008
[7] Дело №А82-6635/2008-35
[8] Дело №А28-6380/2007-174/25
[9] Дело №А82-2467/2008-35
[10] Дело №А31-272/2008-22
[11] Дело №А31-272/2008-22
[12] Дело №А82-6627/2008-35

19 октября 2009 г.